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Marken Blog: Big Macs für alle

Im Sommer 1977 hat die erste McDonald’s Filiale in Österreich am Wiener Schwarzenbergplatz eröffnet und der Big Mac stand vom ersten Tag an auf der Speisekarte. Erst kürzlich sorgte ein Rechtsstreit um diesen beliebten Burger zwischen den Fast Food-Ketten McDonald’s und Supermac’s europaweit für Aufregung. In den Medien wurde darüber berichtet, dass das EUIPO (das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) die Marke „Big Mac“ des Fast-Food-Konzerns McDonald’s gelöscht hat. Grund dafür war, dass der Fast-Food-Riese die notwendige Benutzung für den Erhalt dieser Marke nicht nachweisen konnte. Die Entscheidung ist zwar noch nicht rechtskräftig, jedoch ist das ein guter Anlass, um sich mit den dahinterstehenden Grundsätzen zu beschäftigen.

Wie funktioniert Markenschutz?

Grundsätzlich kann eine Marke unbeschränkt erneuert werden, d.h. es gibt anders als bei Patenten oder Muster kein gesetzliches Ablaufdatum des Markenschutzes. Einige österreichische registrierte Marken sind zum Beispiel schon über 100 Jahre alt. Damit Mitbewerber/innen jedoch nicht benutzte Zeichen verwenden oder auch für sich als Marke registrieren können, gibt es die Möglichkeit nicht benutzte Marken wieder löschen zu lassen.

Grundsätzlich kann jederman fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist bzw. des Widerspruchverfahrens einen Antrag auf die Löschung einer Marke mit der Begründung stellen, dass das Zeichen innerhalb der letzten fünf Jahre nicht „markenmäßig“ benutzt wurde. Es obliegt dann dem/der Markeninhaber/in, die Benutzung der Marke in qualitativer und quantitativer Weise zu belegen, um die Löschung seiner/ihrer Marke zu verhindern.

Die Benutzung der Marke  muss ernsthaft sein. Dies ist unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Stärke des/der Markeninhabers/in, der Besonderheiten der Branche und des inländischen Marktes, der Art der Ware sowie der lokalen Verhältnisse von Fall zu Fall zu beurteilen. In jedem Fall ist zu überprüfen, ob der/die Markeninhaber/in ein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung des Markenschutzes hat.

Zu den Voraussetzungen im Einzelnen:

Nach der Rechtsprechung des EuGH wird eine Marke dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion genutzt wird: Nämlich die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren. Das soll wiederum für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zugänglich machen oder sogar sichern. Voraussetzung dafür ist der Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen.

Die Benutzung einer Marke muss zudem öffentlich sein, um für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen Absatzmärkte  zugänglich zu machen. Eine lediglich innerbetriebliche Verwendung des Zeichens oder Vorbereitungshandlungen sind zu wenig, um das Markenrecht zu verteidigen.

Und der/die Markeninhaber/in muss außerdem nachweisen, dass er/sie die Marke geschäftlich verwendet hat, um Absatzmärkte zu gewinnen oder zu erhalten. Diese Beurteilung ist jedoch von Fall zu Fall verschieden und richtet sich u.a. nach der Besonderheit der Branche, der wirtschaftlichen Stärke des/der Markeninhabers/in und der Art der Ware.

 

Ein paar Beispiele dazu:

Die Verwendung des Zeichens auf alkoholfreien Getränken, die lediglich zu Werbezwecken unentgeltlich verteilt wurden, ist kein ernsthafter Gebrauch einer Marke. Die Anbringung der Marke auf diesen Gegenständen trägt weder dazu bei, einen Absatzmarkt für diese zu schaffen, noch dazu, diese Gegenstände im Interesse des/der Verbrauchers/in von Waren zu unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen. (EUGH C-495/07 Silberquelle)

Eine Marke ist dann ernsthaft benutzt, wenn ein ideeller Verein sie z.B. auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Werbematerial und in Form von Ansteckzeichen beim Spendensammeln benutzt. Wesentlich ist, dass die Markennutzung in öffentlich zugängiger Art und Weise erfolgt ist. (EUGH C- 442/07 Feldmarschall Radetzky)

Die Lieferung von ein paar tausend billigen Turnschuhen an ein einziges Geschäft in Bulgarien wiederum ist kein ausreichender Gebrauch. (OLG 34 R 68/15t JUMP)

Aber ein geringer Gebrauch kann dann ernsthaft sein, wenn ein Produkt als Nischenprodukt auf den Markt gebracht wird. Es kann durchaus wirtschaftlich gerechtfertigt sein, dass ein Unternehmen im Interesse eines umfassenden Angebots auch auf Teilmärkten präsent ist, die mengenmäßig nur eine untergeordnete Rolle am Gesamtmarkt spielen, weil sie nur eine beschränkte Zahl von Verbraucher/innen ansprechen. Auch wenn in Österreich rund 7 Millionen Hektoliter Bier pro Jahr auf den Markt gebracht werden, war für das Nischenprodukt Schwarzbier ein Umsatz von 468 Hektoliter ausreichend, um die Marke aufrecht zu erhalten. (OPM Om 14/96 DREHER)

Bei einem Nahrungsergänzungsmittel, nämlich einem Weihrauchpräparat aus Indien, dass als alternativ-medizinisches Produkt bei Rheuma, unheilbaren entzündlichen Darmerkrankungen und eingeschränkt auch bei speziellen Arten von Gehirntumoren eingesetzt wurde, waren schon Umsätze von 500 bis 3.686 Euro jährlich ausreichend, um die Marke aufrecht zu erhalten. (OPM Om 4/09 SALLAKI)

Produktwerbungen eines deutschen Modeunternehmens in österreichischen Tageszeitungen, um österreichische Kunden zu gewinnen, die in den grenznahen Geschäften die in Österreich beworbenen Bekleidungsstücke kauften, waren ausreichende Benutzungshandlungen. Auf den konkreten Erfolg einer Werbemaßnahme ist bei der Beurteilung der Benutzungshandlung jedoch keine Rücksicht zu nehmen. (OPM Om 15/10 COOLWATER)

Die Marke muss für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen benutzt werden.

Die Verwendung der Marke für ein Getränkekonzentrat (Sirup), das durch Hinzufügen von Wasser als isotonisches Getränk verwendet werden konnte, ist keine Benutzung der Ware „isotonisches Mineralgetränk“. (OLG 133R 34/17y Exceed)

Die Bezeichnung einer Software, mittels derer Reisebüros Reservierungen durchführen können, ist keine kennzeichenmäßige Benutzung für die Waren „elektrische und elektronische Apparate und Instrumente, Computer, Datenverarbeitungsgeräte“. (OPM Om 10/08 GALILEO)

Der Gesamteindruck zählt

Die Marke muss in der registrierten Form benutzt werden. Wird ein abweichendes Zeichen benutzt, so ist zu prüfen, ob bei der Wahrnehmung dieser Unterschiede dem Gesamteindruck nach das Zeichen noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird. Das setzt voraus, dass der Verkehr den weggelassenen oder hinzugefügten Bestandteilen keine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung beimisst. Die Marke muss auch in der tatsächlich benutzten Form eindeutig das kennzeichnende Element der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen bilden.

Führt die Benutzungsform weder phonetisch noch begrifflich vom eingetragenen Zeichen weg, so haben die angesprochenen Verkehrskreise keinen Anlass, die beiden Zeichen nicht miteinander zu identifizieren und gleichzusetzen. So führte z.B. die Veränderung eines einzigen Buchstaben innerhalb eines einteiligen Wortzeichens (eingetragene Marke: GAUDINA; benutzte Form: GOUDINA) nicht zur Löschung der angegriffenen Marke. Das angesprochene Publikum sieht im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Käse nach Gouda-Art keinen Unterschied zwischen beiden Zeichen in Aussprache oder erkannter Bedeutung. Denn die damit assoziativ angesprochene Käsesorte Gouda ist eine der am weitesten verbreiteten und bekanntesten Käsesorten. Deshalb wird sie vom Publikum auch in beiden Zeichen bedeutungsstiftend erkannt. (OPM Om13/10 GAUDINA)

Grundsätzlich liegt es bei dem/der Markeninhaber/in, die Benutzung nachzuweisen. Geeignete Benutzungsnachweise sind u.a. Umsatzzahlen, Unterlagen wie Rechnungen, Lieferscheine, Nachweise von Werbemaßnahmen, aber auch Parteien- und Zeugenaussagen.

Über die Autorin

Mag. jur. Daniela Mutz ist Vorsitzende der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes. Sie bloggt über die Judikatur des OLG, OGH und EUGH und hilft damit das dahinterstehende Recht besser zu begreifen.

07. August 2019
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